Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem BSS Kancelaria zamieszczonym na portalu www.bridge.gov.pl

W obowiązujących przepisach prawa definicję komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych można znaleźć w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.). Przepisy tej ustawy rozróżniają dwa rodzaje komercjalizacji: bezpośrednią i pośrednią. Komercjalizacją bezpośrednią jest sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy. Komercjalizacją pośrednią jest z kolei obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami. Z uwagi na fakt, że ustawa PSW jest jedynym aktem prawnym w sposób tak kompleksowy definiującym komercjalizację, zaś pojęcie to pojawia się w innych aktach prawnych z dziedziny nauki (ustawa o instytutach badawczych, ustawa o PAN), należy uznać, że definicja z ustawy PSW ma zastosowanie w szeroko rozumianym systemie prawa regulującym funkcjonowanie polskiej nauki.

W praktyce mogą pojawić się wątpliwości, czy know-how może podlegać komercjalizacji, a jeżeli tak, to pod jakimi warunkami. W polskim systemie prawnym, w odróżnieniu od definicji komercjalizacji, nie ma legalnej definicji know-how. Najczęściej jednak wiąże się ono z pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa, uregulowanej w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Na gruncie tej ustawy przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje o wartości gospodarczej, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Mając powyższe na uwadze, know-how można zdefiniować jako zbiór danych lub informacji niezbędnych do wytworzenia lub skorzystania z określonej technologii, do wytwarzania produktów lub do świadczenia usług, wynikających głównie z doświadczenia i kwalifikacji danej osoby. Główna wartość know-how wynika z faktu jego utajnienia i braku dostępności dla szerszego grona odbiorców. Know-how znajduje zastosowanie tam, gdzie inne sposoby ochrony własności intelektualnej nie znajdują zastosowania, gdzie cykl życia produktów wytworzonych w oparciu o know-how jest krótki, w związku z czym ubieganie się o ochronę np. patentową jest niecelowe, jak również gdzie istnieją środki uniemożliwiające odtworzenieknow-how przez konkurentów niemających wiedzy objętej know-how.

Przedmiotem know-how mogą być np. metody prowadzenia określonych procesów gospodarczych, metody osiągania określonych celów i inne metody użyteczne w działalności gospodarczej czy działalności naukowej. Jeżeli takie metody są efektem uprzednio prowadzonych działań naukowych oraz mają wartość majątkową, tzn. istnieje ktoś, kto chce to rozwiązanie kupić, to takie know-how może być przedmiotem komercjalizacji zgodnie z definicjami ustawowymi zawartymi w ustawie PSW. Istnieją przy tym różne sposoby skomercjalizowania danego know-how, np. w formie umowy sprzedaży, umowy licencyjnej, umowy najmu, umowy dzierżawy czy też w formie wniesienia know-how do spółki prawa handlowego w zamian za udziały. Skutki konkretnego skomercjalizowania zależą zaś od treści konkretnej umowy zawartej pomiędzy danymi stronami.

W tym miejscu należy podkreślić, że cechą immanentną know-how jest jego poufność i to ona stanowi o jego wartości gospodarczej. Stąd też wcześniejsze poprzedzające komercjalizację ujawnienie know-how, np. w drodze powszechnie dostępnej publikacji, może prowadzić do utraty jego gospodarczej wartości. W tym momencie staje się ono bowiem częścią domeny publicznej i ewentualne wysuwanie roszczeń wobec osoby korzystającej z publicznie dostępnych informacji czy metod może być bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe. Samo opublikowanie know-how w drodze publikacji nie może być jednak uznawane za komercjalizację danego know-how. Wydanie publikacji jest bowiem jedynie zwielokrotnieniem treści zawierającej know-how oraz jej publicznym udostępnieniem. Takiemu zwielokrotnieniu nie towarzyszy jednak przejście żadnych praw do know-howczy do utworu to know-how opisującego, lecz może towarzyszyć jedynie przejście praw do egzemplarza tego utworu. Można wówczas jedynie korzystać z treści zawierających know-how w zakresie własnego użytku osobistego. Istotą komercjalizacji jest zaś przejście lub nabycie określonych praw do know-how przez osobę trzecią w celu jego wdrożenia i wykorzystania w procesach gospodarczych. Opublikowanie know-how w drodze powszechnie dostępnej publikacji nie wpisuje się w tak rozumianą definicję komercjalizacji.

Niemniej jednak, jeżeli posiadacz know-how, pomimo ewentualnego ujawnienia informacji, znalazł zainteresowanego nimi nabywcę, to fakt wcześniejszego ujawnienia nie powinien skutkować odmową uznania takiego przeniesienia know-how za komercjalizację. Know-how, jak każda rzecz mająca wartość majątkową, dopóty ma tę wartość, dopóki ktoś chce za nią zapłacić. Celem komercjalizacji jest zaś udostępnienie wyników prac badawczych i rozwojowych, w tym know-how związanego z tymi wynikami, w zamian za odpowiednią odpłatność.

Na zakończenie warto podkreślić, że należy rekomendować zachowanie poufności know-how przez cały czas, aż do momentu jego sprzedaży zainteresowanemu kontrahentowi lub udzielenia na nie licencji. Nie oznacza to jednak, że know-how nie może być w ogóle ujawniane żadnym osobom, ponieważ takie podejście wyłączałoby możliwość zapoznania się z nim potencjalnym nabywcom. Każde udostępnienie powinno być jednak połączone z zawarciem odpowiedniej umowy o poufności, zapewniającej utrzymanie poufnego statusu informacji mających wartość gospodarczą.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej. Jest on prezentacją subiektywnego stanowiska w zakresie prawa bądź oceną wykładni przepisów prawa i nie może być uznany za podstawę do ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie.

Źródło: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/czy-know-how-moze-podlegac-komercjalizacji/